[ 馬寧 ]——(2005-12-7) / 已閱13083次
出版物對圖書商標的使用行為 研究
馬寧
近年來，圖書名稱、雜志名稱與圖書商標發(fā)生沖突的案例越來越多，其中社會影響較大的有新東方學校在其編寫的英語圖書上使用他人注冊的GRE、TOEFL文字商標而引發(fā)的糾紛 、社會科學出版社在其出版的彼得兔系列圖書上使用他人注冊的彼得兔文字及圖形組合商標而引發(fā)的糾紛，以及新近中國政法大學出版社在其“法律人系列叢書”上使用他人注冊的“法律人”文字商標而招致的訴訟糾紛。這些案件的關鍵之處都是在于如何界定圖書商標在出版物上的專有使用權范圍。也就是說，在于確定哪些情況下在出版物上使用圖書商標構成侵權，哪些情況則屬于正當的合理使用。截至到目前，司法實踐與理論對此均缺乏深入的分析，從而導致出版社面對此類糾紛往往無所適從。本文通過分析圖書商品的特征、圖書上使用注冊商標的方式、商標的合理使用及相關法律的適用，希望能為出版界更好地了解這類法律糾紛提供一些幫助，在知識產權保護方面變被動為主動。
一．圖書商標 獲得注冊所需的條件
圖書商標，是指能夠將一圖書經營者的圖書或圖書服務與其他圖書經營者的圖書或圖書服務區(qū)別開來，并可為視覺所感知的標記。我國《商標法》第9條規(guī)定：“申請注冊的商標，應當有顯著特征，便于識別”。可見，圖書商標不能過于描述性，如 “童話書”、“法律書”就會因不具備顯著性而得到注冊。而TOEFL這樣本身不具有任何含義的詞語具備較強的顯著性，可以作為圖書商標注冊。
如果欲注冊的商標中除含有描述商品特征的標志外，還含有其他部分，以致整個商標從整體上具有顯著性特征，可以作為識別商品或服務的標志，那么這種商標也是可以得到注冊的，只不過注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用其注冊商標中非顯著性的部分 。與那種完全臆造的標志相比，此類注冊商標的顯著性顯然弱得多，受保護的力度也會有所下降。
二．出版物對圖書商標的合理使用
我國《商標法實施條例》第四十九條規(guī)定：“注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點，或者含有地名，注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。”這就是理論上所稱的商標合理使用。根據該原則，如果出版物上使用注冊的圖書商標是為了對出版物內容、特點做描述性的使用，那么就應該算正當、合理使用。目前理論界和司法界比較一致的觀點是，商標合理使用的一個重要前提是對商標的組成部分（文字或圖形等）的使用并不是商標意義上的使用，即不是作為區(qū)分商品來源的符號使用，而是對商品或服務特點做敘述性或描述性的說明。從業(yè)已發(fā)生的商標侵權糾紛案來看，在出版物上使用圖書商標被法院認定為合理使用的案例已有數起。比如，著名的美國ＥＴＳ考試中心訴新東方侵犯著作權商標權案中，一審法院認定新東方在圖書封面上使突出用TOEFL字樣構成對原告商標權的侵害，但二審法院認為新東方在在“TOEFL系列教材”、“ TOEFL聽力磁帶”上突出使用“TOEFL”字樣，是在進行描述性或敘述性的使用，其目的是為了說明和強調出版物的內容與TOEFL考試有關，是為了便于讀者知道出版物的內容，而不是為了表現出版物的來源，并不會造成讀者對商品來源的誤認和混淆，因此不屬于侵犯原告注冊商標專用權的行為。
該案的最終判決對我們深入理解出版物上使用圖書商標的行為性質提供了有益的參考。首先，應正確看待書名中使用圖書商標的方式，進行全面而非孤立的比對。比如，該案一審法院的錯誤在于：沒有考慮到書名的完整性及其含義，而是局限于書名中的部分文字及讀音、含義，因此所進行的比對是不全面的。其次，該案也說明，對圖書商標的正當使用的性質不會僅僅因為將圖書商標的文字進行突出使用而改變（該案中，新東方在涉嫌圖書標題中對TOEFL字樣進行了突出使用）。因為有時根據美感的需要，在圖書的裝幀設計上會對某些字體做變形處理來強化圖書給人的整體視覺印象，而圖書標題的含義和作用不會因此發(fā)生改變，這其實是出版行業(yè)的慣常做法之一。可見，不能將出版物上是否對注冊商標進行突出使用作為判斷是否構成商標侵權的唯一標準，而應結合具體的使用情形進行全面考慮。再次，即使是顯著性很強的圖書商標（如TOEFL作為一個臆造性詞匯，其本身不具有任何含義，因此作為商標就具有很強的區(qū)分商品來源的功能），也無法阻止其在出版物上的正當使用。對于顯著性比較弱的圖書商標而言，還會進一步受到在詞語原先意義上使用的限制。
三．出版物上使用圖書商標的方式及法律分析
目前，出版物上對圖書商標的使用最易引起糾紛的有兩種方式。一是在單冊圖書標題中使用圖書商標；二是在叢書名稱中使用圖書商標；下面筆者選取新近發(fā)生的“法律人”圖書商標侵權糾紛案為例來進行分析。
（一）案情簡介
2003年4月，原告將“法律人”三個字進行了商標注冊（為出版物商標），注冊有效期從2003年4月28日至2013年4月27日止。2003年11月中國政法大學出版社出版了《法律人叢書——羅馬私法導論》，2005年4月出版了《法律人叢書———法律人之治》。原告認為，被告未經其允許將“法律人”三個字作為叢書的名稱置于書籍的顯著位置，侵犯了其注冊商標專用權。 涉案圖書的封面如下：
（二）在單冊圖書標題中使用“法律人”是否構成侵權
從有關圖書的封面可以看出，《法律人之治——法律職業(yè)的中國思考》一書的圖書標題中使用了“法律人”文字，如何看待這種使用？筆者認為，此種使用屬于對圖書主題、內容的描述性使用，屬于合理使用。理由如下：
從“法律人”這一商標的文字構成來看，其是由“法律”和“人”兩個通用詞匯組合而成。在作為商標注冊之前，該詞語在相關法律文獻中已被大量使用過。相對文化人、經紀人、演藝人等而言，“法律人”是指從事法律工作的人，包括立法、司法、執(zhí)法、法律服務等部門和行業(yè)的工作人員。廣義的法律人還包括從事法學教育、法律研究以及有志從事法律職業(yè)的人（可稱之為預備法律人）。也就是說，“法律人”代表的是一個職業(yè)共同體，是某一個職業(yè)圈內的人的統(tǒng)稱。“法律人”詞語本身的這一固有含義雖然被圈內人士所熟知并被大量使用，但尚不是法律類圖書的通用詞匯，因此可以作為圖書商標進行注冊，只不過它的顯著性不強而已。
從涉案圖書的名稱來看，《法律人之治——法律職業(yè)的中國思考》中的“法律人” 是在其原先固有含義（即對法律職業(yè)共同體的稱呼）層面的使用，而非作為區(qū)別商品來源的符號使用。況且，“法律人”是書名中的一個組成部分，因此不應將其單獨拿出來與涉案商標比對。“法律人之治——法律職業(yè)的中國思考”是對圖書主題的抽象概括和說明，根本不會導致消費者的混淆，其使用“法律人”文字屬于商標的合理使用。
類似的例子還有以下幾種（見圖）。
（三）在叢書名稱中使用“法律人”是否構成侵權
根據案情簡介部分的圖片，涉案叢書的名稱為“法律人叢書”，但每本單冊書又有自己的標題。那么，應如何看待一本書上的兩個標題呢？實際上，兩個標題的功能是不同的。單冊圖書的標題是具體、直接反映每本書的主題思想內容的，而叢書標題的作用則是反映整套叢書特點（比如叢書編寫的主旨）的，其相當于一根線將各單冊圖書有機地連接起來，作為一個整體向讀者介紹。可見，各單冊圖書的標題具有相對的獨立性，但又與叢書的名稱有著某種邏輯意義上的聯系。
那么，叢書名中使用 “法律人”是否構成商標侵權呢？原告認為，“法律人叢書”置于圖書標題上方的顯著位置，而且醒目的存在，足以起到標記商品來源的作用，因而是商標化使用。筆者對此持不同態(tài)度。實際上，“法律人叢書”在此是作為商品的名稱來使用的。 本案中，作為商標使用的應該是“法律人”，而被告出版社的 “法律人叢書”是一套針對法律人這個職業(yè)共同體編寫的叢書，這可以結合叢書編寫的背景和序言部分得到印證。可見，“法律人叢書”在這里不是作為商標來使用的，而是作為一個商品的名稱存在的。那么，就不能依據我國《商標法》第五十二條第（一）項的規(guī)定，即“未經商標注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標”來判斷侵權，因為該條的適用前提之一是被告使用的也是商標。
判斷商品名稱是否侵犯了商標專用權，法律依據應該是《商標法實施條例》第50條第（一）款，即“在同一種或者類似商品上，將與他人注冊商標相同或者近似的標志作為商品名稱┉使用，誤導公眾的”。根據這一規(guī)定，是否誤導公眾，是認定是否屬于商標侵權的必備條件之一。
那么，本案中被告使用“法律人叢書”作為商品名稱是否可能導致公眾將其與原告的“法律人”商標相混淆呢？筆者認為，需要從兩個方面進行考察。
首先，圖書商標的顯著性和知名度。所使用的圖書商標，如果作為商標顯著性較強，知名度較高，則一般情況下，相關公眾混淆、誤認的可能性較大；如果是常用詞匯，則顯著性較差，很難在相關公眾的意識中建立起該詞匯與商品來源之間獨一無二的聯系。如前所述，“法律人”文字本身就具有很強的固有含義，這就弱化了其作為圖書商標的顯著性。此外，商標權人亦沒有通過大量的宣傳和使用而使“法律人”與其商品來源提供者之間建立更為特定的聯系。所以，“法律人”作為商標的標識功能很難得到實現，相關公眾不會僅憑該詞匯就將使用該商標文字的商品與商標權人聯系起來。
其次，相關公眾在選擇此類商品或服務時的注意程度。消費者在購買圖書時一般不會僅憑對某商標的印象來選擇圖書。由于圖書的文化屬性，圖書消費者事先會對圖書的內容做簡要了解，如果符合自己的需求，才會進行購買。況且，圖書上的標識是多重的，還包括出版社，作者，消費者在購買圖書時同樣不會忽略這些因素的識別作用。可見，圖書消費者購買圖書時所施加的注意力要大于對一般商品的注意力，這種因素同樣會減小公眾誤認的可能性。
綜上，本案被告將“法律人叢書”作為商品名稱不會誤導公眾將其與原告的“法律人”注冊商標混淆，因此不構成商標侵權。
四. 結論及建議
結合上面的案例分析，在判斷出版物上使用他人注冊商標是否構成商標侵權時，應遵循以下幾個原則。
（一） 首先要明確出版物上使用他人注冊商標的方式
使用方式不同，判斷標準也不同。如果是作為商標使用，那么，就要判斷兩商標是否構成相同或近似。如果相同或近似，那么一般情況下可以推定存在混淆的可能性，從而構成商標侵權；如果是作為商品名稱來使用，那么就要根據案情圍繞是否會“誤導公眾”這個基準點來判斷是否屬于商標侵權。假如不會造成“誤導公眾”的結果，那么不管兩個標志多么相似甚至相同，也不構成商標侵權；如果是對出版物內容、特點的敘述性描述，那么就屬于對商標的合理使用。
（二） 在判斷兩個標志是否近似或者是否會造成“誤導公眾”的結果時，要考慮注冊商標的顯著性和知名度
商標的顯著性越弱，知名度越低，其識別作用越差，消費者越不可能將其與商品或服務提供者聯系起來。如果將一個區(qū)別特征不強的常用詞匯注冊為出版物商標，對該商標的保護應該嚴格限定在他人不得單獨或突出地在相同或近似的商品上使用該商標名稱的范圍內。這主要是考慮到出版物年新品種有數十萬種，而出版物標題往往比較短小精辟，如果對由使用頻率較高的詞匯構成的圖書商標賦予過度的專用權保護，不僅會不合理地抑制出版業(yè)的繁榮，而且不利于營造公平競爭的市場環(huán)境。
（三） 在判斷兩個標志是否近似或者是否會造成“誤導公眾”的結果時，還應該意識到消費者選購圖書（包括雜志等出版物，下同）時施加的注意力要大于對一般商品的注意力
圖書的商品屬性主要體現在文化性上，而一般商品的屬性主要體現在使用功能上。這種屬性上的差別會影響到消費者的購買習慣。一般消費者購買圖書前要對書的內容、作者等進行多方面的了解，圖書商標只是消費者考慮的一個因素，書的內容是否符合其需求、作者名氣大小對于是否購買同樣非常重要。而左右消費者購買一般商品的因素較單一，使用價值是主導因素。可見，商品屬性的不同決定了消費者購買習慣的不同，而購買習慣的不同主要反映在購買時施加的注意力大小不同上。這種注意力上的區(qū)別會影響到消費者區(qū)分兩個商標是否近似的能力或是否可能產生誤認的可能性。
結合已發(fā)生的圖書商標糾紛和前文的分析，筆者擬對出版界的商標策略提出以下建議，僅供參考。
1、 重視對注冊商標的選定。選取顯著性較強的商標有助于維護商標權的穩(wěn)定性，可以減少潛在侵權人的合理使用抗辯。如果選取有固有含義的詞作為商標，就可能受到在詞語固有含義層面上的抗辯。文字圖形組合商標往往比單一的文字商標更具顯著性，因此，可以選取組合商標來克服文字商標具有固有含義的缺點。
2、 重視對注冊商標的宣傳和使用。自身顯著性再強的商標，如果不投入商業(yè)使用，不在公眾中建立一定的影響，也會影響到其作為商標應有的功能——即區(qū)分商品或服務來源的功能。反之，如果自身顯著性較弱的商標，可以通過后續(xù)的宣傳和使用來增強其顯著性，強化其在公眾心目中與商品或服務來源之間的特定關系。可以根據《商標法實施條例》的規(guī)定，在圖書商標右上角或右下角標注注冊標記：®。這樣可以向他人清楚地表明自己是商標權人，在今后可能的訴訟中作為證明他人在主觀存在故意的證據之一。
3、 積極尋求反不正當競爭法的保護。有的時候，雖然存在他人搭自己圖書商標便車的現象，但可能尚不構成商標侵權（顯著性較弱的圖書商標尤為如此）。這時可以利用反不正當競爭法中的“誠實信用”原則 來維護自己的權利。此外，對于某些生命周期較長的系列圖書，還可以在建立一定的聲譽后，尋求認定為“知名商品”，這樣還可以獲得反不正當競爭法第五條對知名商品的特殊保護 。
目前，圖書商標的注冊歷史還不長，有關司法判決也很有限，如何有效利用圖書商標來規(guī)范、保護出版物，同時又不過分損害社會公共利益，維護文化市場百花齊放、百花爭鳴，是一個需要司法實務和理論界共同深入探討的話題。
（作者單位：上海電視大學）
聯系方式：138,1779,7199（馬寧），patrick_maning @yahoo.com.cn
