[ 唐青林 ]——(2014-10-5) / 已閱11645次
商業秘密許可協議的效力及其內容 ——北京FX助劑有限公司與北京FXJR科貿有限公司等侵犯商業秘密糾紛上訴案
案件點評
商業秘密許可協議是商業秘密權利人與其他企業或個人簽訂的，約定雙方權利和義務，規范雙方行為的書面文本合同。一份完整的商業秘密許可協議應當包含以下內容：合同標的；授權范圍；許可使用費及支付方式；許可使用的時間和期限；保密義務；期限屆滿后轉讓人和受讓人的權利義務；違約條款及解決爭議的方法。
基本案情
1991年4月25日，上訴人FX公司和紡科院簽訂《技術轉讓合同書》，合同約定：由紡科院將FX系列多功能和毛油的配方、生產技術和有關應用技術轉讓給FX公司，該技術為獨家轉讓，保密期限五年。該合同有效期限至1996年4月24日。FX公司主張的其余3種產品配方FX－W100、FX-AS20和FX-AS30均記載在FX公司技術人員姚蕾的工作筆記本上，該筆記本由姚蕾個人保管。該筆記本曾經在姚蕾出國期間交給葉健，但未就此舉證。
1991年3月1日、1998年1月1日、FX公司分別和葉健、王志強簽訂有勞動合同。上述合同中，均有受聘人員應對公司的生產技術、經濟指標嚴守保密規定等約定。簽約期間，葉健曾擔任過董事長、總經理、技術部經理、董事職務；王志強曾擔任過董事、副總經理兼銷售部經理職務。2007年1月8日，FX公司分別免去了葉健的董事職務，王志強的副總經理職務。2006年7月28日，葉健和王志強作為股東發起設立了被上訴人JR公司。公司的經營范圍是紡織助劑技術開發、銷售紡織助劑等。經鑒定，FX公司提交的涉案五個型號產品技術資料記載的產品原料及原料比例和其對應型號的產品實物的原料及原料比例一致；FX公司涉案五個型號的產品實物包含的原料與JR公司的FX-K902、FX-K903、FX-R701、FX-AS20和FX-AS30五個產品實物包含的原料基本相同，原料的比例稍有差異。
法院審理
北京市朝陽區人民法院經審理后認為：本案FX公司起訴JR公司、葉健和王志強的行為發生在2006年之后，遠超過FX公司享有獨占使用權的截止期限1996年4月。因此，根據現有證據不能認定FX公司擁有上述兩個產品配方的所有權，其基于該兩個產品配方提起的訴訟請求，不應予以支持。對于型號為FX-W100、FX-AS20和FX-AS30三個和毛油產品的配方，FX公司并沒有證據證明JR公司或者葉健、王志強接觸過該三個配方，故不能認定JR公司、葉健和王志強侵犯了FX公司該三個配方的技術秘密。FX公司沒有就客戶名單和產品標識舉證證明涉案客戶名單是其通過勞動或金錢投入獲得，系區別于公知信息的特殊客戶信息，也沒有舉證證明使用涉案標識的產品系知名商品，因此，對FX公司基于客戶名單和產品標識提出的訴訟請求，均不予支持。法院依法判決：駁回FX公司的訴訟請求。
FX公司不服原審判決，提起上訴。
法院認為：本案中，上訴人FX公司主張受保護的商業秘密是FX-K902、FX-R701、FX-W100、FX-AS20和FX-AS30五種產品的配方。其中，FX-K902、FX-R701系FX公司以受讓形式取得的。根據上訴人FX公司與紡科院簽訂的技術轉讓合同的約定，合同有效期至1996年4月24日，即此后FX公司不應再享有獨家使用權。但據法院查明，FX公司在此之后仍以獨家形式使用該受讓技術。從2003年5月22日FX公司股東大會決議第三條中“一致確認新的合資公司將對原有的全部轉讓技術仍具獨家使用權”的決議內容上看，紡科院作為FX公司的股東和技術轉讓方，雖然沒有與FX公司簽訂再次轉讓或續展原合同的協議，但是，卻明確表達出再次授予FX公司對原受讓技術具有獨家使用權的意思表示，該授權形式合法有效。按照法律規定，上訴人FX公司獲得的獨家使用權是一項獨占性的專有權利，有權以自己的名義對他人實施的侵權行為提起訴訟。
對于FX-W100、FX-AS20和FX-AS30產品的配方，訴訟雙方雖然對技術研發人是誰存有爭議，但是，無論是姚蕾還是葉健，從研發時間上看，可以認定此時二人均系FX公司的工作人員，且該產品配方的研發，系建立在FX-K902和FX－R701產品配方之上的，其研發行為應屬于職務行為，該項非專利技術秘密的所有權依法歸上訴人FX公司所有。
被上訴人葉健作為FX公司的前任高級管理人員、技術人員，應知悉涉案的商業秘密。根據鑒定結論，被上訴人JR公司在其產品中使用了與上訴人FX公司相同或近似的配方，在其不能舉證配方合理來源的情況下，應認定葉健作為JR公司的法定代表人向本公司披露了其掌握的FX公司的商業秘密。葉健的上述行為違反了其與上訴人FX公司的保密約定，其行為侵犯了FX公司的商業秘密，應依法承擔相應的民事責任。被上訴人JR公司使用了葉健披露的商業秘密，亦應承擔相應的侵權責任。關于賠償數額，法院將參考上訴人FX公司產品銷售利潤下降的數額、被上訴人JR公司實施侵權行為的時間期限、侵權產品種類等因素，對具體數額予以酌定。對上訴人FX公司要求被上訴人賠禮道歉、消除影響的請求，因FX公司并未證明其商譽受到了侵害，故對其上述請求，法院不予支持。此外，上訴人FX公司未證明被上訴人王志強實施了涉案侵權行為，故對FX公司要求王志強承擔連帶責任的請求，法院不予支持。
綜上，上訴人FX公司提出的上訴理由部分成立，法院予以支持。原審判決認定的相關事實有誤，適用法律錯誤。法院予以糾正。法院依法判決如下：撤銷北京市朝陽區人民法院（2007）朝民初字第17050號民事判決；葉健和北京FXJR科貿有限公司停止侵犯北京FX助劑有限公司涉案商業秘密的行為；葉健和北京FXJR科貿有限公司共同賠償北京FX助劑有限公司經濟損失二十五萬元及合理費用一萬元。
專家點評
本案中，FX公司通過與紡科院簽訂《技術轉讓合同書》的方式，獲得涉案FX系列多功能和毛油的配方、生產技術和有關應用技術的獨占使用權，期限為五年。二審法院以在原技術轉讓合同中對期限屆滿后FX公司的獨家使用權進行了確認為由駁回了一審法院對FX公司原告資格的否認。可見，在商業秘密許可使用過程中，商業秘密許可協議占據著非常重要的地位。若本案中的《技術轉讓合同書》未對涉案商業秘密的對出明確的約定，也難以使本案的爭訟問題得到妥善解決。那么，何為商業秘密許可協議？一份完整的商業秘密許可協議應當包含哪些內容？
商業秘密許可協議是商業秘密權利人與其他企業或個人簽訂的，約定雙方權利和義務的，規范雙方行為的書面文本合同。根據我國《合同法》第三百四十二條的規定，技術轉讓合同包括專利權轉讓、專利申請權轉讓、技術秘密轉讓、專利實施許可合同。技術轉讓合同應當采用書面形式。第三百四十三條規定，技術轉讓合同可以約定讓與人和受讓人實施專利或者使用技術秘密的范圍。第三百四十八條規定：技術秘密轉讓合同的受讓人應當按照約定使用技術，支付使用費，承擔保密義務。第三百五十條規定，技術轉讓合同的受讓人應當按照約定的范圍和期限，對讓與人提供的技術中尚未公開的秘密部分，承擔保密義務。
可見，商業秘密許可協議應當以書面的形式對許可方和被許可方之間的權利、義務關系進行確定。一般來說，一份完整的商業秘密許可協議的正文部分應當包含以下內容：
（1）合同標的，即許可使用的技術秘密的內容。協議應當明確許可使用的技術秘密的名稱和內容。
（2）授權范圍。根據《最高人民法院關于審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第二十五條的規定，技術秘密許可使用主要分為獨占許可使用、排他性許可使用和普通許可使用和再許可四種形式，這些方式所包含的轉讓人和受讓人的權利義務均不相同，關系到切身利益。因此，當事人應當就其協商的許可方式進行確認。根據法律的規定，當事人沒有約定或者約定不明確的，法律確定為普通實施許可。因此，對于由特殊授權方式的商業秘密許可，應當在許可協議中對許可的具體方式做出確認。
（3）許可使用費及支付方式。支付許可使用費是受讓人的最主要的義務，也是權利人進行授權許可的最直接的目的。因此，在商業秘密許可協議中，應當對受讓人支付使用費的數額、支付方式、支付時間進行明確約定。
（4）許可使用的時間和期限。有的技術秘密有其存在的法定期限，如《合同法》第三百四十四條規定：“專利實施許可合同只在該專利權的存續期間內有效”。但絕大多數的技術秘密的存在是沒有法定期限的，只要它一直被權利人處于秘密保護狀態，就具有商業秘密價值。因此，這就需要技術秘密權利人對于受讓人使用該技術秘密的時間和期限進行約定。
（5）保密義務。技術秘密的秘密性是其存在的價值基礎，因此，在商業秘密協議保密協議中，雙方當事人應當對雙方當事人的保密義務予以明確。
（6）期限屆滿后轉讓人和受讓人的權利義務。這在很大程度上將影響著該技術秘密的后續使用。如在本案中，FX公司通過與研究院約定期限屆滿后，FX公司的后續獨占使用權，才使得其在本案中的合法原告資格，否則，FX公司將面臨敗訴的風險。
（7）違約條款及解決爭議的方法。一般來說，一旦發生糾紛，雙方應當抱著相互協商的態度，協商不成的，可以提交當地仲裁機構仲裁或者直接提起訴訟。
從本案中的履行中可以看出，一項商業秘密的許可糾紛將伴隨從協議簽訂，商業秘密開始使用到協議履行完的始終，甚至到該協議履行完畢的若干年后都有可能引發一系列的糾紛。這就需要商業秘密的轉讓人和受讓人對其商業秘密的許可協議予以充分協商，盡可能地將解決方式予以事先約定，未雨綢繆，防范于未然，以最大限度的減輕糾紛的發生。
對企業進行商業秘密保護的建議
技術轉讓合同應當采用書面形式。因此，在商業秘密許可使用過程中，許可人與被許可人應當充分利用商業秘密許可協議的調節作用，在許可使用前，對商業秘密許可使用的相關問題進行細致、明確的約定，將有關許可使用的事宜均以書面的形式體現出來，以更好地督促合同雙方履行各自的權利義務，以免糾紛的發生。
相關商業秘密專項法律問題
1、商業秘密侵權訴訟中的原告資格？
根據《最高人民法院關于審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》第十五條的規定：“對于侵犯商業秘密行為，商業秘密獨占使用許可合同的被許可人提起訴訟的，人民法院應當依法受理。排他使用許可合同的被許可人和權利人共同提起訴訟，或者在權利人不起訴的情況下，自行提起訴訟，人民法院應當依法受理。普通使用許可合同的被許可人和權利人共同提起訴訟，或者經權利人書面授權，單獨提起訴訟的，人民法院應當依法受理”。
本案中，上訴人FX公司獲得的獨家使用權是一項獨占性的專有權利，雖然原轉讓合同以屆有效期，但根據雙方《技術轉讓合同書》的約定，FX公司在此之后仍以獨家形式使用該受讓技術。因此，FX公司有權以自己的名義對他人實施的侵權行為提起訴訟。
2、職務技術秘密的權屬問題？
根據《合同法》第三百二十六條規定，職務技術成果的使用權、轉讓權屬于法人或者其他組織的，法人或者其他組織可以就該項職務技術成果訂立技術合同。職務技術成果是執行法人或者其他組織的工作任務，或者主要是利用法人或者其他組織的物質技術條件所完成的技術成果。可見，職務性商業秘密是職工在執行職務期間開發的商業秘密，需要單位投入大量的人力、物力和財力，凝聚著用人單位的科學決策、集體智慧和長期的經驗積累。根據法律的相關規定，職務性商業秘密權的權屬歸單位所有。
本案中，對于FX-W100、FX-AS20和FX-AS30產品配方，訴訟雙方對技術研發人是姚蕾還是葉健存有爭議，但從研發時間上看，上述配方均系二人在FX公司工作時研發，且該產品配方的研發，系建立在FX-K902和FX－R701產品配方之上的，故法院認定其研發行為屬于職務行為，該項非專利技術秘密的所有權依法歸屬上訴人FX公司所有。
3、商業秘密侵權行為的認定？
國家工商行政管理局1995年頒發的《關于禁止侵犯商業秘密行為的若干規定》規定，權利人能證明被申請人所使用的信息與自己的商業秘密具有一致性或者相同性，同時能證明被申請人有獲取其商業秘密的條件，而被申請人不能提供或者拒不提供其所使用的信息是合法獲得或者使用的證據的，工商行政管理機關可以根據有關證據，認定被申請人有侵權行為。
在民事訴訟審判中，也是依據“相似+接觸-合法來源”的認定原則。本案中，被上訴人葉健作為FX公司的前任高級管理人員、技術人員，應知悉涉案的商業秘密。根據鑒定結論，被上訴人JR公司在其產品中使用了與上訴人FX公司相同或近似的配方，故在其不能舉證配方合理來源的情況下，法院認定葉健的行為違反了其與上訴人FX公司的保密約定，構成了對FX公司的侵犯。
4、賠償數額的確定標準？
根據《最高人民法院關于審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》第十七條規定，確定反不正當競爭法第十條規定的侵犯商業秘密行為的損害賠償額，可以參照確定侵犯專利權的損害賠償額的方法進行。根據《專利法》第六十五條的規定：“權利人的損失、侵權人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定的，人民法院可以根據專利權的類型、侵權行為的性質和情節等因素，確定給予一萬元以上一百萬元以下的賠償”。
本案中，法院參考上訴人FX公司產品銷售利潤下降的數額、被上訴人JR公司實施侵權行為的時間期限、侵權產品種類等因素，對具體數額予以酌定。
5、侵犯商業秘密是否適用“賠禮道歉、消除影響”的責任賠償形式？
“消除影響、賠禮道歉”是公民、法人的人身性權利受到侵害時的法律救濟手段，故在商業秘密等知識產權侵權案件中一般不予適用，除非權利人因為侵權行為遭受了商譽的損失和影響。根據《江蘇省高級人民法院關于審理商業秘密案件有關問題的意見》第十九條，“商業秘密侵權案件一般不適用賠禮道歉、消除影響的民事責任形式”。
本案中，因FX公司并未證明其商譽受到了侵害，故對其上述請求，法院不予支持。
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