[ 唐青林 ]——(2014-10-5) / 已閱7906次
用人單位可否以與員工約定不使用原單位的商業(yè)秘密為由，進(jìn)行侵犯商業(yè)秘密的抗辯 ——天驕某某韻軟件某某責(zé)任公司與恒生某某股份有限公司等侵害商業(yè)秘密糾紛上訴案
案件要旨
根據(jù)《江蘇省高級人民法院關(guān)于審理商業(yè)秘密案件有關(guān)問題的意見》的規(guī)定，法人或其他組織與被聘用人在合同中約定不使用被聘用人掌握的他人商業(yè)秘密的，不能當(dāng)然地成為法人或其他組織侵權(quán)免責(zé)事由。因此，用人單位在雇傭?qū)儆诟偁帉κ值奶蹎T工時，應(yīng)當(dāng)盡到一定的注意義務(wù)，杜絕使用或者侵犯競爭對手的商業(yè)秘密材料和信息，也不得僅以與跳槽員工做出不使用原用人單位的商業(yè)秘密為由，進(jìn)行商業(yè)秘密侵權(quán)的抗辯。
基本案情
被上訴人恒生某某股份有限公司（以下簡稱恒生某公司）成立于2000年12月。被上訴人杭州某某網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)有限公司（以下簡稱恒生某某公司）成立于2009年11月。天津文化藝術(shù)品交易所股份有限公司（以下簡稱天津交易所）成立于2009年9月。
上訴人天驕某某韻軟件某某責(zé)任公司（以下簡稱天驕某某韻公司）成立于2011年7月，股東為王某某、天津交易所。
2007年1月4日，王某某與恒生某公司簽訂《勞動合同》，從事研發(fā)工作。同日，雙方同時簽訂《保密協(xié)議》。2010年6月1日，王某某與恒生某公司、恒生某某公司簽訂《勞動關(guān)系轉(zhuǎn)移協(xié)議》，內(nèi)容為：王某某同意與恒生某公司解除《勞動合同》后和恒生某某公司簽訂《勞動合同》。2010年6月1日，王某某與恒生某某公司簽訂了《勞動合同》，雙方于2010年6月1日簽訂了《保密及競業(yè)限制協(xié)議》。2011年6月15日，王某某簽署《離職員工承諾書》，保證離職后不帶走含有恒生某某公司商業(yè)秘密信息的一切載體，不將這些載體及復(fù)制件擅自保留或交給其他任何人；在離職后仍應(yīng)繼續(xù)保守在恒生某某公司任職期間接觸、知悉的屬于恒生網(wǎng)絡(luò)公司的商業(yè)秘密，直至該商業(yè)秘密被依法披露。后孫某某、沈某、高某某分別與恒生某某公司建立了勞動關(guān)系，并簽訂了相應(yīng)的保密協(xié)議。
2010年2月5日，天津交易所（甲方）與恒生某公司（乙方）簽訂《計算機(jī)信息系統(tǒng)集成合同》及《軟件委托開發(fā)合同》，約定：甲方為其天津文化藝術(shù)品交易所文化藝術(shù)品網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)建立計算機(jī)信息系統(tǒng)，乙方為甲方提供所需的計算機(jī)信息化管理系統(tǒng)的開發(fā)及集成服務(wù)；甲乙雙方在履行本合同過程中應(yīng)當(dāng)保守商業(yè)秘密。2010年12月13日，天津交易所（甲方）就其天津文交所交易監(jiān)控系統(tǒng)外包開發(fā)項目與恒生某某公司（乙方）簽訂《具體業(yè)務(wù)合同》，約定：甲方委托乙方對甲方天津文化藝術(shù)品交易所交易監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行開發(fā)。王某某在恒生某某公司委托代理人一欄內(nèi)進(jìn)行了簽名。
2011年7月25日，恒生某某公司取得中華人民共和國國家版權(quán)局核發(fā)的計算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書。天津市第一中級人民法院作出（2013）一中民五終字第0041號民事判決書，該判決書中認(rèn)定天津交易所與恒生某某公司為“HUNDSUN份額化撮合交易系統(tǒng)軟件V1.0”的共同著作權(quán)人。
審理中，恒生某公司、恒生某某公司明確其主張的涉案商業(yè)秘密為：1、“份額化撮合交易系統(tǒng)軟件”源代碼及相關(guān)文檔；2、大宗某某現(xiàn)貨交易系統(tǒng)軟件（泛亞）源代碼及相關(guān)文檔；3、“份額化撮合交易系統(tǒng)軟件V2.0”軟件源代碼及相關(guān)文檔；4、“MEL0DY應(yīng)用系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)平臺軟件”源代碼；5、“撮合交易系統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng)”源代碼。
2013年3月20日，上海市科技咨詢服務(wù)中心出具技術(shù)鑒定意見并認(rèn)為：恒生某某公司、恒生某某公司主張的上述五個軟件屬“不為公某所知悉”的技術(shù)信息；原、被告雙方的“份額化撮合交易系統(tǒng)軟件”基本屬同一個軟件；原、被告雙方的“大宗某某現(xiàn)貨交易系統(tǒng)軟件”屬同一個軟件；原、被告雙方的“MEL0DY應(yīng)用系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)平臺軟件”屬同一軟件；7、原、被告雙方的“撮合交易系統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng)”基本屬同一個軟件。
法院審理
原審法院審理認(rèn)為：恒生某公司、恒生某某公司有權(quán)主張的商業(yè)秘密，其享有權(quán)某的計算機(jī)軟件，即“大宗某某現(xiàn)貨交易系統(tǒng)軟件”、“MEL0DY應(yīng)用系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)平臺軟件”、“份額化撮合交易系統(tǒng)軟件”符合商業(yè)秘密的法定構(gòu)成要件，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定涉案軟件為商業(yè)秘密。王某某以不正當(dāng)手段獲取恒生某公司、恒生某某公司的商業(yè)秘密，并提供給天驕某某韻公司使用，其行為已經(jīng)侵犯了恒生某公司、恒生某某公司的商業(yè)秘密。孫某某、沈某以不正當(dāng)手段獲取恒生某公司、恒生某某公司的商業(yè)秘密，并提供給天驕某某韻公司使用，其行為侵犯了恒生某公司、恒生某某公司的商業(yè)秘密。天驕某某韻公司明知王某某、孫某某、沈某系不正當(dāng)手段獲取恒生某公司、恒生某某公司的商業(yè)秘密，而予以使用，依法視為侵犯了恒生某公司、恒生某某公司的商業(yè)秘密。
綜上，原審法院依法判決：四被告立即停止侵犯兩原告公司商業(yè)秘密的行為，即立即停止使用“大宗某某現(xiàn)貨交易系統(tǒng)軟件”、“MEL0DY應(yīng)用系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)平臺軟件”，并賠償兩原告經(jīng)濟(jì)損失（含合理費(fèi)乙）人民幣200000元。
上訴人天驕某某韻公司不服原審法院上述民事判決，向法院提起上訴。
法院認(rèn)為：一、因恒生某公司、恒生某某公司提供了“大宗某某現(xiàn)貨交易系統(tǒng)軟件”、“MEL0DY應(yīng)用系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)平臺軟件”的載體，且該兩軟件經(jīng)鑒定系恒生某某公司、恒生某某公司自主研發(fā)的專有技術(shù)，在天驕某某韻公司未提供相反證據(jù)的情況下，原審法院認(rèn)定恒生某公司、恒生某某公司為上述兩軟件的權(quán)某某具有事實依據(jù)。二、上海市科技咨詢服務(wù)中心出具滬科技咨詢服務(wù)中心（2012）鑒字第36號技術(shù)鑒定意見明確載明：“大宗某某現(xiàn)貨交易系統(tǒng)軟件”、“MEL0DY應(yīng)用系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)平臺軟件”屬于“不為公某所知悉”的技術(shù)信息。因該鑒定結(jié)論系對涉案軟件具有合法鑒定資質(zhì)的機(jī)構(gòu)所出具，原審法院根據(jù)該鑒定結(jié)論，并結(jié)合上述軟件具有經(jīng)濟(jì)性、實用性，能夠給權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益，以及恒生某公司、恒生某某公司對上述軟件采取的合理保密措施等事實認(rèn)定上述軟件符合商業(yè)秘密的法定構(gòu)成條件、系商業(yè)秘密正確。三、因王某某、孫某某、沈某等人曾任職于恒生某公司、恒生某某公司從事的技術(shù)研發(fā)，具有接觸、獲取上述兩項商業(yè)秘密的條件和機(jī)會，并在任職之時簽訂的相關(guān)保密協(xié)議中承諾離職后仍對其任職期間接觸、知悉和持有的一切保密資料承擔(dān)如同任職期間一樣的保密義務(wù)和不擅自使用有關(guān)秘密的義務(wù)，故在無合法依據(jù)的情況下，原審法院因在對沈某和孫某某的工作機(jī)進(jìn)行證據(jù)保全中發(fā)現(xiàn)了含有“MEL0DY應(yīng)用系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)平臺軟件”軟件的代碼和部分文檔而認(rèn)定孫某某、沈某以不正當(dāng)手段獲取恒生某公司、恒生某某公司的商業(yè)秘密并無不當(dāng)。同時，因證據(jù)保全時從天驕公司取得的三個移動硬盤中所包含的SVN服務(wù)器含有“大宗某某現(xiàn)貨交易系統(tǒng)軟件”以及“MEL0DY應(yīng)用系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)平臺軟件”軟件的代碼，法院結(jié)合王某某系天驕某某韻公司的股東、總經(jīng)理職務(wù)，負(fù)責(zé)天驕某某韻公司設(shè)立在杭州的辦公場所的日常經(jīng)營管理，王某某、孫某某、沈某等人均在2011年6、7月間從恒生某某公司離職后又都在天驕某某韻公司任職等事實，認(rèn)為原審法院認(rèn)定天驕某某韻公司明知王某某、孫某某、沈某以不正當(dāng)手段獲取上述的商業(yè)秘密而予以使用，侵犯了恒生某公司、恒生某某公司的商業(yè)秘密，并據(jù)此判決王某某、孫某某、沈某、天驕某某韻公司立即停止侵權(quán)行為，并承擔(dān)賠償經(jīng)濟(jì)損失的民事責(zé)任具有事實依據(jù)，符合我國反不正當(dāng)競爭法第十條之規(guī)定。
綜上，原審判決認(rèn)定事實清楚，適用法律正確，應(yīng)予維持。依法判決：駁回上訴，維持原判。
專家點(diǎn)評
本案中，上訴人天驕某某韻公司主張其并未以不正當(dāng)手段獲取并使用被上訴人恒生某公司、恒生某某公司的商業(yè)秘密，但并未提供充分證據(jù)，法院據(jù)此判決王某某、孫某某、沈某、天驕某某韻公司對被上訴人權(quán)利的侵犯。在商業(yè)秘密侵權(quán)案件中，因雇傭跳槽員工而侵害原雇用單位商業(yè)秘密的現(xiàn)象屢見不鮮，很明顯，侵犯商業(yè)秘密應(yīng)當(dāng)是以用人單位明知其雇傭的跳槽人員知悉競爭對手的商業(yè)秘密為前提。那么，用人單位可否以與跳槽人員約定不使用原用人單位的商業(yè)秘密為由，抗辯商業(yè)秘密的侵犯呢？
根據(jù)《江蘇省高級人民法院關(guān)于審理商業(yè)秘密案件有關(guān)問題的意見》第十五條 的相關(guān)規(guī)定：“法人或其他組織與被聘用人在合同中約定不使用被聘用人掌握的他人商業(yè)秘密的，不能當(dāng)然地成為法人或其他組織侵權(quán)免責(zé)事由”。可見，用人單位在雇傭?qū)儆诟偁帉κ值奶蹎T工時，應(yīng)當(dāng)盡到一定的注意義務(wù)，不得僅以與員工做出不使用原用人單位的商業(yè)秘密為由，進(jìn)行商業(yè)秘密侵權(quán)的抗辯。那么，用人單位在雇傭競爭對手的跳槽人員時，該如何做，才能最大程度地減少其侵犯商業(yè)秘密的可能呢？
首先，嚴(yán)格做好跳槽員工的聘用管理工作。跳槽員工一般都是一個企業(yè)的骨干力量，掌握著一個企業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)和核心經(jīng)營信息，對跳槽員工的雇傭很可能會被競爭對手認(rèn)定為是“挖墻腳”的惡意競爭行為。因此，做好對這類員工的聘用工作，是杜絕因此而引發(fā)的一系列侵權(quán)糾紛的有利途徑。對此，企業(yè)管理部門可以要求跳槽人員提供原單位的《退工證明》等手續(xù)，以證明企業(yè)不存在雇傭未解除勞動關(guān)系的員工的不當(dāng)行為；同時企業(yè)還可以制作專用《調(diào)查書》、《保證書》，對員工的真實履職情況進(jìn)行充分的調(diào)查，并要求員工確保真實保證，并做好相關(guān)存檔工作，以免發(fā)生糾紛時能夠更好地保護(hù)企業(yè)的利益。
其次，提高自身法律意識，杜絕使用有關(guān)競爭對手商業(yè)秘密的材料和信息。在使用跳槽人員提供的信息前，應(yīng)充分了解其信息的來源，并要求提供者出具來源合法的書面《說明》，避免使用跳槽職工帶來的原單位的商業(yè)秘密。同時做好跳槽員工商業(yè)秘密侵權(quán)教育工作，告知跳槽員工不要在工作過程中使用原單位的商業(yè)秘密，更不要將載有原單位商業(yè)秘密的U盤或者其他載體內(nèi)容拷貝到企業(yè)的工作電腦上。
最后，企業(yè)本身也要做好“不侵權(quán)訴訟”的防范，以防止商業(yè)競爭中有可能發(fā)生的競爭對手的惡意詆毀行為。在商業(yè)秘密的保護(hù)過程中，有一些權(quán)利人為了打擊競爭對手、謀取市場份額，有時也會采取惡意訴訟的方式來制止權(quán)利人對合法信息的使用。對此，企業(yè)可以通過保存合法權(quán)利的相關(guān)證據(jù)的形式，如保存好企業(yè)通過反向工程或其他正當(dāng)途徑掌握他人商業(yè)秘密的所有材料，以證明其自身合法權(quán)利。對此，企業(yè)在必要時還可以進(jìn)行公證，進(jìn)一步確認(rèn)該證據(jù)的法律效力。
對企業(yè)進(jìn)行商業(yè)秘密保護(hù)的建議
商業(yè)秘密權(quán)是權(quán)利人的一項知識產(chǎn)權(quán)，權(quán)利人以外的其他任何人都有適當(dāng)?shù)淖⒁饬x務(wù)。企業(yè)在進(jìn)行市場經(jīng)營行為時，應(yīng)當(dāng)以不損害他人的商業(yè)秘密為行為準(zhǔn)則，尤其是與權(quán)利人具有競爭關(guān)系的經(jīng)營者。因此，用人單位在雇傭?qū)儆诟偁帉κ值奶蹎T工時，應(yīng)當(dāng)盡到一定的注意義務(wù)，不得僅以與員工做出不使用原用人單位的商業(yè)秘密為由，進(jìn)行商業(yè)秘密侵權(quán)的抗辯。同時企業(yè)在雇傭有競爭力的跳槽員工時，也應(yīng)當(dāng)做好“不侵權(quán)訴訟”的防范，妥善保留好其合法獲取商業(yè)秘密的相關(guān)資料，以抵御競爭對手以“僅發(fā)出警告”為手段采取的不正當(dāng)競爭手段。
相關(guān)商業(yè)秘密專項法律問題
1、商業(yè)秘密的認(rèn)定？
根據(jù)《反不正當(dāng)競爭法》第十條的規(guī)定：“本條所稱的商業(yè)秘密，是指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有實用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。”因此，權(quán)利人主張以商業(yè)秘密的形式保護(hù)的商業(yè)秘密信息，應(yīng)當(dāng)具有秘密性、經(jīng)濟(jì)性、保密性和實用性四個特征。
本案中，涉案軟件是恒生某公司、恒生某某公司根據(jù)用戶業(yè)務(wù)需求研發(fā)完成的技術(shù)信息，能投入實際運(yùn)用，具有一定的業(yè)務(wù)市場，能給權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益，具有經(jīng)濟(jì)性、實用性；經(jīng)鑒定，涉案軟件，他人難以通過查閱該領(lǐng)域公開的文獻(xiàn)或資料直接容易獲得，且該未對外公開的技術(shù)信息不為該專業(yè)領(lǐng)域一般技術(shù)人員普遍了解和掌握，是恒生某公司、恒生某某公司自主研發(fā)的專有技術(shù)，屬“不為公某所知悉”的技術(shù)信息，即具有秘密性；且恒生某公司、恒生某某公司對涉案軟件采取了簽訂保密協(xié)議等合理的保密措施（如與職工簽訂保密協(xié)議，包括職工在離職時有嚴(yán)格的交接手續(xù)以及離職后的保密承諾；在軟件委托開發(fā)合同等合同中約定相關(guān)保密義務(wù)等），具有保密性。故法院對兩被上訴企業(yè)提出的涉案軟件符合商業(yè)秘密的法定構(gòu)成要件，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為商業(yè)秘密的主張予以支持。
2、損害賠償?shù)挠嬎銟?biāo)準(zhǔn)？
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理不正當(dāng)競爭民事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十七條第一款規(guī)定：確定反不正當(dāng)競爭法第十條規(guī)定的侵犯商業(yè)秘密行為的損害賠償額，可以參照確定侵犯專利權(quán)的損害賠償額的方法進(jìn)行。
根據(jù)《中華人民共和國專利法》第六十五條規(guī)定，侵犯專利權(quán)的賠償數(shù)額按照權(quán)某某因被侵權(quán)所受到的實際損失確定；實際損失難以確定的，可以按照侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定。權(quán)利人的損失或者侵權(quán)人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費(fèi)的倍數(shù)合理確定。賠償數(shù)額還應(yīng)當(dāng)包括權(quán)利人為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支。權(quán)利人的損失、侵權(quán)人獲得的利益和專利許可使用費(fèi)均難以確定的，人民法院可以根據(jù)專利權(quán)的類型、侵權(quán)行為的性質(zhì)和情節(jié)等因素，確定給予一萬元以上一百萬元以下的賠償。
本案中，因恒生某公司、恒生某公司沒有證據(jù)證明其因侵權(quán)所受到的損失或者王某某、孫某某、沈某、天驕某某韻公司因侵權(quán)所獲得的利益，故法院在綜合考慮本案所侵犯的商業(yè)秘密類型（計算機(jī)軟件）、侵權(quán)軟件的數(shù)量；天驕某某韻公司的經(jīng)營規(guī)模；各侵權(quán)行為人的主觀過錯；侵權(quán)行為的性質(zhì)；侵權(quán)行為持續(xù)的時間、造成的不良后果及恒生某某公司維權(quán)的合理費(fèi)用的基礎(chǔ)上，判決王某某、孫某某、沈某、天驕某某韻軟件某某責(zé)任公司賠償恒生某公司、恒生某某公司經(jīng)濟(jì)損失（含合理費(fèi)乙）人民幣200000元。
法條鏈接
1、《江蘇省高級人民法院關(guān)于審理商業(yè)秘密案件有關(guān)問題的意見》
第十五條 法人或其他組織與被聘用人在合同中約定不使用被聘用人掌握的他人商業(yè)秘密的，不能當(dāng)然地成為法人或其他組織侵權(quán)免責(zé)事由。
2、《反不正當(dāng)競爭法》
第十條 本條所稱的商業(yè)秘密，是指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有實用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。
3、《最高人民法院關(guān)于審理不正當(dāng)競爭民事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》
第十七條 確定反不正當(dāng)競爭法第十條規(guī)定的侵犯商業(yè)秘密行為的損害賠償額，可以參照確定侵犯專利權(quán)的損害賠償額的方法進(jìn)行。
編者注：本文摘自北京市安理律師事務(wù)所唐青林主編的《商業(yè)秘密百案評析與保密體系建設(shè)指南》(中國法制出版社出版)。此處本文做了大范圍的刪減處理，需看全文，請購買參閱該書正版書籍之完整內(nèi)容。唐青林律師近年來辦理了大量涉及侵犯商業(yè)秘密的民事、刑事案件，在商業(yè)秘密法律領(lǐng)域積累了較豐富的實踐經(jīng)驗，并創(chuàng)辦了商業(yè)秘密專業(yè)律師網(wǎng)（www.ruclawyer.com）；專業(yè)論文曾發(fā)表在最高人民法院民一庭主編的《民事審判指導(dǎo)與參考》，曾代理多起最高人民法院審理的案件并獲勝訴判決。歡迎切磋交流，郵箱：18601900636@163.com，電話：18601900636。
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