[ 黃燕娟 ]——(2013-1-6) / 已閱10983次
涉外貼牌加工是國際加工貿易中的一種主要方式，貼牌加工過程中存在多類型的商標侵權，侵權原因亦是多方面的，本文所探討的商標侵權問題主要圍繞域外合法商標與域內注冊商標的沖突展開，即在國外擁有商標權或使用權的企業或個人委托國內企業進行貼牌加工，但該商標未在我國注冊，與該商標相同或相似商標在我國已被第三方在相同或相似商品上注冊，貼牌產品最終全部出口至國外的情形。這種貼牌加工行為是否構成商標侵權？自2002年“耐克”商標案起，直至后續的“BRI”商標案、“HENKEL”商標案、“JOLIDA”商標案等相似情形的一系列案件，每起案件的判決都在學術界、實務界引發激烈爭論，甚至遭受質疑。對貼牌行為該如何定性？是以商標法規的實務適用為立足點，還是該從商標法理的層面進行分析，亦或是應從宏觀經濟發展大局出發，立場的不同也就決定了觀點的不同，自然也就無法形成一致意見。
一、現有法律框架與貼牌加工行為的侵權定性
（一）相關法律法規解讀
我國《商標法》第五十二條第（一）款規定，未經商標注冊人的許可，在同一種商品或類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標”的行為屬侵犯注冊商標專用權。從字面上看，只要未經許可的使用即構成侵權，而并未提及是否會產生混淆、是否給商標注冊人造成損害結果等其他考量標準，對于“何為同一種或類似商品”、“何為相同或者近似商標”、“何為使用”在《商標法實施條例》以及相關司法解釋中有進一步的界定�！蛾P于對外貿易中商標管理的規定》第十條規定，對外貿易經營者在從事進出口活動中，對他人指定或者提供使用的商標不得與已在我國相同或類似的商品上注冊的商標相同或者近似。雖然該條規定直接指向涉外貼牌加工行為的認定，在實務操作中有一定的指導，但該規定僅是部門規章，并未上升為法律條款。
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對于涉外貼牌加工行為的定性，實務界的意見傾向于認定其構成商標侵權。從最初的“耐克”案到后續的“BRI”案、“HENKEL”案的處理結果看，均最終判決加工方的行為構成商標侵權，承擔停止侵權以及賠償損失的民事責任或是維持行政機關的行政處罰決定，其裁判的法律依據均引用了《商標法》第五十二條第（一）款之規定，其理由主要是認為我國商標侵權并不以“混淆可能性”為構成要件，不在國內銷售，不會造成混淆均不影響商標侵權的認定。以“BRI”案為例，其裁判文書中寫道：“認定是否構成商標侵權，并非以造成混淆或誤認為構成要件，而是以是否在相同或相似商品上使用了與注冊商標相同或近似的商標，是否造成混淆或誤認，僅是判斷商標是否近似的要件，而非判斷是否構成商標侵權的直接要件�！闭J定商標侵權的理由還包括商標的地域性特征，即使定作方在國外對相關商標擁有合法的專有使用權，但其權利并不產生域外效力，在我國境內不受保護。
對于涉外貼牌加工行為的認定大多法院都作出了肯定侵權的裁判，但在司法實踐中，也存在不同的探索。較為典型的是上海申達音響電子有限公司訴玖麗得電子（上海）有限公司侵犯商標專用權糾紛案，一審認為由于涉案產品全部出口，未在中國市場實際銷售，中國國內的消費者不存在對該商品的來源發生混淆和誤認的可能，判定不構成商標；二審認為涉案產品所貼商標只在中國境外具有商品來源的識別意義，并不在國內市場發揮識別商品來源的功能，判定維持原判。
北京高院曾認為，造成相關公眾的混淆、誤認是構成侵犯注冊商標專用權的前提。貼牌加工是基于有權使用商標人的明確委托，并且受委托貼牌加工的商品不在中國境內銷售，不可能造成相關公眾的混淆、誤認，不應當認定為侵權。該意見十分貼合學術界、企業界所發出的聲音，但鑒于商標法律和法規的立法情況，該意見最終被摒棄。最高院目前并沒有給出明確的意見，僅在《關于當前經濟形勢下知識產權審判服務大局若干問題的意見》中指出，妥善處理當前外貿貼牌加工中多發的商標侵權糾紛，對于構成商標侵權的情形，應當結合加工方是否盡到必要的審查注意義務，合理確定侵權責任的承擔。
�。ㄈ┡c裁判立場相區別的觀點
當前學術界大多對法院的裁判立場持相反的態度，認為涉外貼牌加工行為不構成商標侵權，其理由集中在以下幾個方面：1、商標侵權應當結合是否會使相關公眾對商品產生混淆或誤認來進行綜合判斷，定牌加工商品與國內注冊商標的商品分屬于境內、境外兩個不同的銷售市場，不可能使相關公眾對商品的來源產生混淆或誤認；2、加工方與定作方之間系加工承攬關系，單純的貼牌行為并非“商標意義”上的使用，僅是加工產品的一個環節，并未發揮出商標應有的識別功能，標牌本身價值的大小并不影響加工方的收益；3、判定某行為具有違法性，除了該行為符合法律規定的構成要件外，還需對社會在常態下產生有危害后果的可能性，涉外貼牌加工行為并未給國內注冊商標人造成實際或預期損失。
對于涉外貼牌加工的侵權之爭，在筆者看來，主要是圍繞如何理解和適用我國《商標法》第五十二條第（一）項規定的商標侵權行為展開的，實務界立足現有法律框架作出的侵權認定本身并無不妥，但難免會留下機械形式化裁決的詬病。學術界則更多地從商標法理的層面去詮釋法條，試圖找出否定侵權的論據。
二、貼牌加工行為侵權與否的法理分析
（一）商標侵權的認定是否以混淆為要件
混淆作為商標法理論體系的基礎性概念，在商標保護和侵權判定中具有極其重要的地位。對于混淆的認定，在世界范圍內形成了不同的法例。美國在《蘭哈姆法》直接規定有導致“混淆可能性”的行為屬于商標侵權行為。歐盟在《商標指令》中規定，因其與注冊商標相同或者近似，所使用的商品或服務相同或者類似，其使用可能會在公眾中造成混淆，包括與注冊商標產生聯系的可能性的標識，所有人有權禁止任何第三人在商業活動中未經其同意在使用。Trips協議則規定，只要存在混淆的可能性，注冊商標所有權人就有權阻止任何第三方在貿易過程中將與其注冊商標相同或近似的商標使用在相同或類似的商品或服務上。在商標與商品或服務均相同的情況下，混淆可能性可直接推定。我國《商標法》直接規定在同種或類似商品上使用與他人注冊商標相同或者近似商標的行為構成侵權，未提及“混淆”與“混淆可能性。”有些專家認為，我國的該種法例與Trips協議是十分貼切的，因為Trips協議對相同商品或服務上使用相同商標的情況下，推定其具有混淆的可能性。由于混淆是假定的，它就不再作為一項獨立的要求，以及不必根據證據認定，對其進行的保護就是絕對的。但部分專家則認為推定有導致混淆的可能性，而非必然導致混淆，既然是推定，就是可以用證據推翻的。
對于涉外貼牌加工行為，由于貼牌產品全部銷往國外，不會引起國內的相關公眾產生混淆，外界對此均無過多爭議。因此是否將混淆作為商標侵權的構成要件，從某種意義上來說，直接影響對貼牌行為侵權與否的定性�，F有我國商標法并未將混淆納入商標侵權認定的構成要件，理論界的大多專家、學者認為未將導致混淆作為侵權構成要件是我國商標法的重大缺憾，大力呼吁應在商標法第三次修改中確定混淆在商標法體系中的基準性地位，把其作為商標侵權認定的一般構成要件。但從《商標法》2007年8月30日修改稿的內容來看，這一建議并未被立法部門所采納。在筆者看來，應將混淆納入商標侵權的一般構成要件。首先，雖然我國現有的商標法沒有直接將混淆規定為商標侵權的一般構成要件，但有關司法解釋和實踐中形成的相關理論確定了混淆在我國商標保護和侵權判定中的重要地位。商標法對混淆的含糊其辭，易導致執法者難以作出準確的判斷。其次，近些年來商標保護的異化現象引起了大家的關注，淡化理論的提出似乎削弱了混淆理論的基準性地位，有些專家認為不以混淆作為商標侵權的前提，恰恰符合這一新的趨勢，更具有前瞻性。但在筆者看來，商標淡化引發的商標侵權在多數情況下是可以用混淆理論加以解決的，淡化和混淆之間的存在很大程度上的交集，對其采用應保有相當審慎的態度。法律的制定固然需要一定的前瞻性，但過于超前將無法適應現實的需求，效果往往適得其反。第三、商標的相同或近似是認定商標侵權的關鍵性因素，我國司法解釋規定商標近似的認定需考慮是否構成混淆。事實上構成混淆的兩商標未必近似。本應商標近似為因，消費者混淆為果，司法解釋的規定有倒因為果之嫌，易導致判斷結論與生活常識不符，裁判說理前后矛盾的現象發生；最后，雖然混淆理論在商標法律實踐和理論研究中具有核心位置，但也最具爭議，由于混淆可能性的判斷具有相當主觀色彩，擴大了法官自由裁量，容易引發法律適用的不確定性。但筆者認為恰恰是因為混淆判斷的主觀性，才有助于達到個案衡平，才能更好地應對商標權利擴張帶來了新問題。對于法律適用的不確定性則無需太多擔憂，從世界范圍看，雖然各國對混淆認定的立法例有所區別，但大多裁判案例最終的結論卻殊途同歸。
（二）何為“商標的使用”
我國《商標法實施條例》第三條規定，商標的使用包括將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中�！渡虡朔ā�2007年8月30日修改稿吸收了條例的規定，將商標的使用界定為在商業活動中將商標用于商品、商品包裝或者容器……。
對于涉外貼牌加工過程中的貼牌行為是否屬于“商標使用”，一直存在不同的觀點。一種觀點認為，在加工過程中貼附標識的行為，即屬于商標使用，該行為完全符合條例之規定；另一種觀點則認為，由于貼牌加工的商品不在國內銷售，在國內市場不發揮識別商品來源的功能，未體現商標標識性功能的使用不是商標法意義上的使用。筆者傾向于后一種觀點。
就商標法的理解和適用而言，許多具體問題的解決最終都將歸結于商標和商標權的法律屬性。區分商品來源的識別性是商標的基本屬性，即使注冊的商標，若不再具有識別性，也難以得到商標法的保護。商標權人對其商標并不享有絕對的壟斷權，不管是臆造商標，還是非臆造商標，都是社會符號的組成部分，人人皆可在不損害商標的標識性的前提下正當使用。
我國條例規定的商標使用行為并沒有限定使用范圍，而僅僅從行為的客觀表象上來判斷是否構成商標使用，這無疑會進一步擴大《商標法》第五十二條第（一）款的適用范圍，將阻礙人們的其他權利。大多發達國家如美國、歐盟等都將商標的使用限定在商業活動范圍內。我國立法者似乎也意識到了這個問題，在《商標法》的修改稿中將商標的使用限定在商業活動中，這點無疑是值得肯定的，因為只有在商業活動中，在銷售流通環節，當商品進入市場，走進消費者，商標的標識屬性才得以發揮，相關消費者才能借助商標區分商品的來源。
貼牌行為從表象上看是將商標貼附于產品之上，形式上符合條例的商標使用的描述，但實質上該貼附行為對于國內市場系不發揮任何商標識別功能的機械式生產行為。從涉外貼牌加工合同訂立之初就已決定貼牌產品最終不會進入國內的商業流通中，不會影響或削弱到國內注冊商標標識功能的發揮，相關消費者對其選購的產品不會產生誤認。這種貼牌生產環節在內，商品流通環節在外的特殊貿易形式，與國內注冊商標商品存在于不同的商業流通中，無交集也就無沖突。對于有些學者認為加工方交付產品的行為系銷售行為的觀點，筆者認為加工方是在付出勞務的前提下獲得對價而并非出售商品，其向定作方交付貨物的行為也并非銷售行為。因此，筆者認為涉外貼牌加工過程中的貼附行為并非商標法意義的使用。
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所謂“侵權行為”一般是指侵害他人權益的行為，既有侵害行為的存在，自然就有損害結果的發生。我國《商標法》第五十二條第（五）項將“給他人的注冊商標專用權造成其他損害的”作為商標侵權的兜底規定，表明一切商標侵權行為均會給他人的商標專用權造成損害及損害的可能，損害及損害的可能系商標侵權行為的共同特征。在筆者看來，商標侵權行為的成立須以損害發生為必要，商標保護一般基于兩種層次，一種是對可能造成注冊商標人損害行為的預防，一種則是對已造成注冊商標人損害行為的禁止。大多商標侵權行為遵循著以下規律：存在侵權故意—使用相同或相似的商標—構成混淆—給商標注冊權人造成損失，當然也有未實際發生損失，但存在損失可能性的情形。
商標權作為一種知識產權，其損失往往處于一種不可估計的進行時狀態，應將侵權行為制止在進入流通渠道之前，也就是實際損失發生之前。這一觀點筆者是完全認可的，從知識產權法條中相關訴前禁令的規定，我們就可得知。但若一行為，通過事前預期以及事后證明都不會給商標權利人造成損害，那對該行為還有無禁止的必要呢？涉外貼牌加工行為從加工承攬合同訂立，到貼牌加工，再到交付貨物，最終貨物被運往國外，從最初即可預見不會給國內商標權人造成損害或是損害的可能，那么將該種行為列為商標侵權行為加以禁止事實上是毫無意義的，也與侵權保護法的宗旨相違背。
大多認定貼牌行為構成商標侵權的案例，在侵權認定部分并不考慮是否有損害或損害可能性的發生，在賠償數額部分，則會考慮是否給商標注冊人造成損失，大多法院最終都適用法定賠償，參考商標知名度、合理支出等等因素酌情認定，鑒于涉外貼牌加工的產品均銷往國外，實際上不會給商標權人造成損失或損失的可能性，因此，法院最終判決的賠償數額往往遠低于商標權人的訴訟請求。筆者認為侵權行為損害賠償請求權，應以發生的實際損害為要件，若無損害，則無賠償。對于不會發生實際或預期損害的行為適用法定賠償酌情認定一定的賠償金額，實際上是對自由裁量權的濫用，是有失公平的判罰。
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