[ 楊明 ]——(2009-8-12) / 已閱15671次
馳名商標司法認定新問題研究
楊明
2009年4月23日，最高人民法院發布法釋（2009）3號文件，即《最高人民法院關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（本文以下簡稱馳名商標最新司法解釋），于2009年5月1日正式生效。這份醞釀已久的馳名商標司法解釋終于在千呼萬喚中得以公示天下，同時這也被認為是馳名商標司法認定開始從泛濫回歸理性的轉折點。新的司法解釋出臺后，馳名商標的司法認定將發生何種變化，這些變化將對司法實踐帶來哪些影響，同時，新的司法解釋還有哪些沒有完善和需要解決的問題？本文擬結合兩個馳名商標司法認定的案例對上述問題行逐一研究解答。
一、案例一：紅河卷煙廠訴昆明市宜良金象洗滌用品有限公司商標侵權糾紛案
�。�004年5月，紅河卷煙廠向昆明市中級人民法院訴稱，昆明市宜良金象洗滌用品有限公司（以下簡稱金象公司）在其生產的洗衣粉外包裝顯著位置，套用紅河卷煙廠注冊商標“紅河”的特定書寫體作為其產品的主要標識，其行為已構成侵權，請求認定紅河卷煙廠的“紅河”商標為馳名商標，判令金象公司停止商標侵權，賠償紅河卷煙廠經濟損失200萬元。
紅河卷煙廠注冊商標“紅河”于1989年11月申請注冊成功并持續使用至今。經過長期的使用與宣傳，“紅河”牌香煙在全國社會公眾中已經被廣為知曉，紅河卷煙廠為此提供了“紅河”品牌所獲榮譽、廣告投入、打假經費、上繳稅收等大部分的證據予以證明。
昆明市中級人民法院一審根據紅河卷煙廠的請求及查證的案件事實，認為“紅河”商標已經具備了商標法第十四條規定的條件，故判決認定紅河卷煙廠的“紅河”商標為馳名商標；金象公司不得為商業目的再行使用紅河卷煙廠的“紅河”商標，并賠償紅河卷煙廠經濟損失10000元。一審判決后，雙方均未上訴。
本案是適用《商標法》第十三條的典型案例，我們以現在馳名商標最新司法解釋的新視角來具體審視這個典型案例的法律適用問題。
首先，分析適用馳名商標認定最新司法解釋第二條：解釋第二條明確規定：“在下列民事糾紛案件中，當事人以商標馳名作為事實根據，人民法院根據案件具體情況，認為確有必要的，對所涉商標是否馳名作出認定： （一）以違反商標法第十三條的規定為由，提起的侵犯商標權訴訟；……”同時，《商標法》第十三條第一款明確規定：“就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人已經在中國注冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的，不予注冊并禁止使用”。 紅河卷煙廠的“紅河”商標注冊于第34類“卷煙”等商品上，而案件中金象公司將“紅河”作為商標使用于第3類的“洗衣粉”商品上，紅河卷煙廠認為在這兩種不相類似的商品上使用“紅河”商標的行為是復制、摹仿了其已經在中國注冊的馳名商標“紅河”，因此請求法院認定紅河卷煙廠的“紅河”商標為馳名商標，判令金象公司停止商標侵權并賠償損失。在這種不相類似的商品上，如果要對紅河卷煙廠的“紅河”商標予以保護，就必須以認定紅河卷煙廠的“紅河”商標為馳名商標為前提，在這里馳名商標的跨類保護得到了最充分的體現。同時應注意，認定紅河卷煙廠的“紅河”商標為馳名商標是適用《商標法》第十三條二款的條件之一，完全適用此條，在案件實踐中還需考慮是否構成“誤導公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害”這一要件，對此馳名商標認定新司法解釋也做了充分的闡述。
其次，我們來分析適用馳名商標認定最新司法解釋第九條二款：“足以使相關公眾認為被訴商標與馳名商標具有相當程度的聯系，而減弱馳名商標的顯著性、貶損馳名商標的市場聲譽，或者不正當利用馳名商標的市場聲譽的，屬于商標法第十三條第二款規定的‘誤導公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害’�！北景钢校桓娼鹣蠊驹谄渖a的洗衣粉外包裝上使用了紅河卷煙廠“紅河”商標特定書寫體的“紅河”二字作為其主要標識，這種行為正是利用了紅河卷煙廠“紅河”商標的市場聲譽，從而提高其產品認知度和銷售量，其目的是為了獲取更多的商業利潤，這明顯是屬于解釋中所稱的“不正當利用馳名商標的市場聲譽”的情況。因此，被告金象公司的行為符合商標法第十三條第二款規定的“誤導公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害”的情況，原告的“紅河”馳名商標應該得到法律的保護。
再次，再看馳名商標認定最新司法解釋第八條：“對于在中國境內為社會公眾廣為知曉的商標，原告已提供其商標馳名的基本證據，或者被告不持異議的，人民法院對該商標馳名的事實予以認定�！边@是司法解釋關于“超級”馳名商標的規定，在這里，我們首先應區分馳名商標與“超級”馳名商標，關于馳名商標，在馳名商標認定最新司法解釋第一條中有明確的解釋，即“本解釋所稱馳名商標，是指在中國境內為相關公眾廣為知曉的商標�！倍鴮τ凇俺墶瘪Y名商標，馳名商標認定最新司法解釋第八條認為是“在中國境內為社會公眾廣為知曉的商標”，兩者的區別在于：馳名商標是“為相關公眾知曉”，而“超級”馳名商標是“為社會公眾廣為知曉”，因此衡量的標準就在于被考慮的公眾范圍，“超級”馳名商標不僅僅是“為相關公眾知曉”，而是超出了相關公眾的范圍為社會公眾所知曉，比如我們所熟知的“海爾”、“紅塔山”、“五糧液”、“國美電器”等等，根據新的司法解釋，這些商標只要提供了“馳名的基本證據，或者被告不持異議的”，人民法院就可以對該商標馳名的事實予以認定，但何為基本證據？筆者認為仍未明確，關于“超級”馳名商標我們將在第三部分詳細分析。
二、案例二：廣東省汕頭市康王精細化工實業有限公司“康王kanwan”等商標認定馳名被撤銷案：
2006年5月17日，自然人李朝芳注冊“中國康王”通用網址及www.kanwan.com.cn網絡域名。 2006年5月29日，廣東省汕頭市康王精細化工實業有限公司（下稱汕頭康王公司）向安徽省宣城市中級人民法院提起訴訟，認為李朝芳以商業使用為目的注冊網絡域名，侵犯其第3125776號“康王kanwan”圖形組合注冊商標權，構成不正當競爭，請求法院判決其“康王kanwan”商標為馳名商標，同時判令被告停止侵權及不正當競爭行為，賠償相應經濟損失。 2006年7月6日，宣城中院開庭審理此案。根據原告方汕頭康王公司提供的一系列證據，法院經過調查審理后，認定李朝芳商標侵權及不正當競爭行為成立。同年８月４日，宣城中院作出判決，在認定了汕頭公司持有的第3125776號“康王kanwan”商標為馳名商標的同時，亦認定了其另兩件注冊商標——“kanwan”（注冊號3125775）、“康王KANWAN”（注冊號1172124）為馳名商標。被告李朝芳未上訴，該判決生效。
然而，該判決引起了知識產權專家及社會各界的廣泛質疑，并受到與“康王”商標存在利害關系的云南滇虹藥業集團股份有限公司（以下簡稱云南滇虹）的特別關注，后云南滇虹以案外利害關系人的身份，于2006年12月20日向安徽省高級人民法院提出民事再審申請。安徽省高院進行深入細致的調查取證后依法舉行了聽證會，并隨后責令宣城中院重審此案。最后，安徽省宣城市中級人民法院對汕頭康王自導自演的 “康王kanwan”“假馳”案作出重審判決，汕頭康王之前被認定的三件“馳名商標”被正式撤銷。
本案是馳名商標新司法解釋出臺之前比較典型的馳名商標認定制假方式，新的司法解釋出臺后，我們再來看看，這類案件還能否“披上合法的外衣”。
首先，我們來分析適用馳名商標最新司法解釋第三條：“在下列民事糾紛案件中，人民法院對于所涉商標是否馳名不予審查： （一）被訴侵犯商標權或者不正當競爭行為的成立不以商標馳名為事實根據的；
（二）被訴侵犯商標權或者不正當競爭行為因不具備法律規定的其他要件而不成立的。
原告以被告注冊、使用的域名與其注冊商標相同或者近似，并通過該域名進行相關商品交易的電子商務，足以造成相關公眾誤認為由，提起的侵權訴訟，按照前款第（一）項的規定處理�！痹谠摪钢�，原告汕頭康王公司正是以被告李朝芳注冊“中國康王”通用網址及www.kanwan.com.cn網絡域名與其注冊商標相同，李朝芳注冊網絡域名是以商業使用為目的，侵犯其“康王kanwan”注冊商標權為由提起訴訟，根據馳名商標認定的最新司法解釋，在此類民事糾紛案件中，人民法院對于所涉商標是否馳名將不予審查，原因在于李朝芳的不正當競爭行為的成立將不以“康王kanwan”商標馳名為事實根據，最高人民法院知識產權庭負責人針對此條曾作出明確說明：“按照《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條第（三）項規定，‘將與他人注冊商標相同或者相近似的文字注冊為域名，并且通過該域名進行相關商品交易的電子商務，容易使相關公眾產生誤認的’，構成《商標法》第五十二條第（五）項規定的‘給他人注冊商標專用權造成其他損害的’行為，該條規定已對于注冊商標的知名度不再作特別要求�！币虼�，本案中的原告汕頭康王公司可以依據普通商標侵權為由維護自己的合法權益，而其“康王kanwan”注冊商標是否馳名與侵權事實成立與否也不構成必然聯系。
據筆者初略統計，在馳名商標認定司法解釋出臺之前，有六成以上的馳名商標司法認定都是通過這種網絡域名侵權的方式得以實現，而此次馳名商標認定司法解釋將這類案件的處理標準明確定位，也是希望有效遏制馳名商標司法認定的泛濫現象，通過這種方式，至少能夠截斷很大一部分馳名商標司法認定的造假源頭。其實在馳名商標司法解釋頒布的第二天，我們就可以在人民法院的判決中找到司法解釋帶來的變化，在寧夏回族自治區吳忠市中級人民法院（2009）吳知初字第1號民事判決書中，和上述案件相同的案情但人民法院所做的判決卻僅僅只是被告停止侵犯原告注冊商標專用權的行為，在該判決的判決理由中這樣描述：“雖有其提供的相關證據證明‘捷鷹’商標具備馳名商標的基本條件，但人民法院認定馳名商標只是確定侵權的前提條件而非案件的終極目的。即馳名商標的認定嚴格采用按需認定原則，只有當商標馳名是認定被訴侵犯商標權或者不正當競爭行為是否成立的法律要件事實時，才有必要認定馳名商標�！边@樣的判決理由正是印證和遵循了我們一貫提倡的馳名商標的“因需認定”和“事實認定”原則。
其次，對于馳名商標最新司法解釋第十三條：“在涉及馳名商標保護的民事糾紛案件中，人民法院對于商標馳名的認定，僅作為案件事實和判決理由，不寫入判決主文；以調解方式審結的，在調解書中對商標馳名的事實不予認定。”本案中，原告汕頭公司進行商標維權是假，意指馳名商標認定為實，而司法審判人員的做法更是超出了我們的想象，在宣城中院的第一次判決中，不但認定了汕頭公司持有的第3125776號“康王kanwan”涉案商標為馳名商標，同時，亦認定了其另兩件注冊商標——“kanwan”（注冊號3125775）、“康王KANWAN”（注冊號1172124）為馳名商標。這一做法不但違背了司法審判原則，同時也使本案中馳名商標認定的終極目的暴露無遺。此次馳名商標認定司法解釋明確規定“人民法院對于商標馳名的認定，僅作為案件事實和判決理由，不寫入判決主文”，其目的在于一方面適當緩解企業對馳名商標司法認定的單純追求，另一方面從立法本意上引導社會公眾對馳名商標司法認定的正確認識。
三、馳名商標最新司法解釋引發的幾個新問題和解決方案
1、關于馳名商標認定的考慮因素和認定標準。在涉及馳名商標認定的司法案件中，商標權利人所提供的證據能否證明其商標構成馳名通常都是案件的爭議焦點，因此馳名商標認定的考慮因素和認定標準就理所當然地成為了司法實踐中法院、商標權利人、案件代理人最關注的熱點問題�！渡虡朔ā返�14條規定了認定馳名商標應當考慮的五項因素，這些因素主要是從原則性方面進行指導，其具體的可參照性并不強，此次馳名商標最新司法解釋在這方面有所突破，馳名商標最新司法解釋第五條從舉證的角度，對于認定馳名商標的具體考慮因素進行了細化規定，但筆者認為，這些規定的可參照性和適用性依然不足以解決司法實踐中對馳名商標的衡量標準問題。在司法實踐中，商標權利人和案件代理人一般會圍繞《商標法》第14條所羅列的五項因素來進行舉證，但哪些證據能夠充分地證明權利人的商標滿足這五項因素的要求，哪些證據的形式又足以讓人民法院采信，商標權利人和案件代理人往往無法找到最合適的方法和途徑，而司法審判人員在面對眾多復雜紛繁的馳名商標證據時，同樣也缺乏實用的能夠借鑒或者參考的相應規定。同時，馳名商標新司法解釋并沒有對證據的時間和證據的形式作出具體要求，缺乏了參照的標準，這在一定程度上可能加重商標權利人證明其商標馳名的負擔，同時也就可能減輕商標權利人證明其商標馳名的難度，由此將給馳名造假留下了空間。
面對上述問題，筆者認為河南省高級人民法院2007年發布的《河南省高院關于審理涉及馳名商標認定案件若干問題的指導意見》較好的解決了這一問題。該指導意見中對《商標法》第十四條中各項考慮因素作了較了明確具體的證據要求，比如該指導意見的第十三條：“下列材料可作為證明《商標法》第十四條第（三）項中“商標的宣傳工作的持續時間、程度和地理范圍”的證據：（一）該商標宣傳所采用的宣傳方式（電視、報紙、網站、戶外、展會、冠名比賽等）的證據；（二）宣傳的起止時間、持續時間、地域范圍以及廣告投放量的有關材料；（三）廣告發布合同書、各區域、各種媒體廣告分布的分析報告及有關近三年廣告投入的分類審計報告；（四）電視廣告時段監控材料；（五）戶外廣告、報刊、展會、冠名比賽等宣傳中廣告的照片、主辦單位出具的原始憑證，刊登的報刊等；（六）網絡宣傳的內容，有關網絡信息點擊、評論、報道的公證材料。”可以很明顯地看到，上述規定對商標權利人和案件代理人來說，可以很清晰地把握為證明商標宣傳工作所需要收集的證據以及證據的提供方式，同時，對任何一個司法審判人員而言，上述要求都將為其考慮商標馳名的因素提供明確的參考標準。
2、關于馳名認定不寫入判決書主文的問題。馳名商標司法解釋第十三條規定:“在涉及馳名商標保護的民事糾紛案件中，人民法院對于商標馳名的認定，僅作為案件事實和判決理由，不寫入判決主文；……”規定此條的目的在于緩解企業對馳名商標司法認定的單純片面追求，但筆者認為這樣的規定無法起到實質性的效果。在近一兩年的有關于馳名商標認定的判決中，人民法院一般都不會在判決主文中寫明“判決某某商標為馳名商標”，但是，在判決書論述部分仍然存在“本院認定原告注冊號為某某某的某某商標為馳名商標”或者“本院將原告注冊號為某某某的某某商標為馳名商標作為一個事實予以認定”之類的表述，而企業拿到有如此表述的判決書已經能夠完全滿足其馳名認定的目的，隨之而來的就是大肆的廣告宣揚和領取政府的獎勵。要真正從司法角度盡量地避免企業單純追求馳名商標認定這一問題，筆者認為司法解釋可以增加商標權利人不得以此開展廣告宣傳的規定。
3、關于“超級”馳名商標的規定與適用問題。馳名商標新司法解釋第八條的目的在于減輕“超級”馳名商標權利人的舉證責任，“超級”馳名商標的定義是在中國境內為社會公眾廣為知曉的商標，但是我們同時注意到，根據此條的規定和衡量標準，這些“超級”馳名商標所使用的商品或服務一般都是與人民生活息息相關的產品，而一些較為專業、與人民生活關系不大的行業品牌，盡管它可能在行業內擁有極高的知名度和影響力，但它仍然無法構成“超級”馳名商標，無法享受“超級”馳名商標的待遇；另外，此條規定“超級”馳名商標只要提供了馳名的基本證據的，人民法院就可以對該商標馳名的事實予以認定，但對于何種基本證據卻未作具體的解釋和規定，該商標之前被人民法院或者工商行政管理部門認定馳名的證據是否屬于“馳名的基本證據”？筆者注意到馳名商標司法解釋第七條規定了“被訴侵犯商標權或者不正當競爭行為發生前，曾被人民法院或者國務院工商行政管理部門認定馳名的商標，被告對該商標馳名的事實不持異議的，人民法院應當予以認定。”可見，司法解釋對筆者所述的之前被人民法院或者工商行政管理部門認定馳名的情況已經有另行規定，因此司法解釋第八條中“馳名的基本證據”不應包含之前被人民法院或者工商行政管理部門認定馳名的情況，這種“馳名的基本證據”還是應由權利人參照《商標法》第十四條和馳名商標認定司法解釋第五條的標準來提供相應證據材料，至于具體證據材料的簡繁程度，只能由法官在具體審判進行掌握。
4、關于以未注冊馳名商標為由對抗商標侵權訴訟。馳名商標司法解釋第六條規定：“原告以被訴商標的使用侵犯其注冊商標專用權為由提起民事訴訟，被告以原告的注冊商標復制、摹仿或者翻譯其在先未注冊馳名商標為由提出抗辯或者提起反訴的，應當對其在先未注冊商標馳名的事實負舉證責任�！边@是司法解釋首次對未注冊馳名商標作出相應規定，我們來分析一下此解釋的適用性問題。如果一家企業的商標能夠達到馳名的程度，而它尚處于未注冊狀態，通常只有兩種可能：一是該商標在注冊過程中受到了阻礙，這種阻礙可能是來自多方面的，比如商標本身缺乏顯著性而被駁回，比如陷入了漫長的異議、異議復審、商標行政訴訟程序中；二是該企業的知識產權保護意識過于淡漠，以至于自身的王牌商標都會被他人搶先注冊。在第一種情況下，如果商標實際使用的企業自身無法將其注冊成功，商標局當然也不會讓他人在同樣的商品以相同的商標注冊成功，自然就不可能出現“原告以被訴商標的使用侵犯其注冊商標專用權為由提起民事訴訟，被告以原告的注冊商標復制、摹仿或者翻譯其在先未注冊馳名商標為由提出抗辯或者提起反訴”的情況了。因此司法解釋的主要目的應該在于解決第二種情況，即企業的馳名商標被他人搶注，筆者認為，解決商標被搶注的問題最適用的法律規定應該是《商標法》第31條,即“申請商標……不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”，這條規定能夠很好地解決商標搶注問題，而不需要以馳名認定為條件。試想如果企業的商標被他人搶注，企業還需要證明其商標在被搶注之前已經構成了中國馳名商標，其難度可想而知。同時，上述司法解釋只是簡單的規定“應該對其在先未注冊商標馳名的事實負舉證責任”，但證據的時間性問題、證據的充分度問題均未提及，這無疑更增加了企業勝訴和法院適用此解釋的難度。所以，筆者認為馳名商標司法解釋第六條只是簡單地擴大了人民法院認定馳名商標的案件適用范圍，但其現實適用性將非常之低。
5、關于馳名商標司法認定的制假造假。應該說，此次馳名商標最新司法解釋重要目的就是杜絕馳名商標司法認定的制假造假，而解釋的具體規定也必將震懾和杜絕很大一部分還想依靠馳名商標司法認定來獲取利益的群體，但同時仍有一部分人在暗自慶幸，因為馳名商標司法認定仍有尋租的空間，比如設計一個個體工商戶，然后跨類使用商標權利人注冊商標的案件就十分容易獲得馳名認定。筆者認為，單獨地限定馳名商標司法認定的適用范圍尚不足以截斷司法認定制假造假的源頭，如果加上對案件當時人和證據進行嚴格的審查制度或將起到更好的效果。比如針對案件當事人是否存在真正的爭議的情況，人民法院應該著重審查被告的主體情況、侵權行為的情況、其主觀惡意、目的動機情況以及對抗訴訟的表現情況等等；在證據的審查方面，可以發揮人民法院主動調查搜集證據的權力，對當事人之間無爭議的，也可以責令其提供有關證據或者主動收集有關證據，以嚴格的核實身份和事實的真實性。
當然，馳名商標司法認定的制假造假是一個復雜性的綜合問題，單獨從立法和司法層面上不足以從根本上解決。馳名商標的認定還與各地政府的政策向導、市場經濟的廣告效應等因素有著密不可分的關系，只有社會各界均以正確的態度來認識和對待馳名商標，才能從根本上規范馳名商標的司法認定問題。
楊明 四川澤坤律師事務所 QQ：57400415
